C-197/21 Soda-Club (CO2) et SodaStream International 

Contentverzamelaar

C-197/21 Soda-Club (CO2) et SodaStream International 

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:     9 juni 2021
Schriftelijke opmerkingen:                     26 juli 2021

Trefwoorden : merkenrecht; intellectueel eigendom; parallelimport;

Onderwerp :

-           Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk, zoals gewijzigd bij de op 23 maart 2016 in werking getreden verordening (EU) 2015/2424 (Uniemerkenverordening);

-           Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (nieuwe Uniemerkenverordening);

-           Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (merkenrichtlijn);

-           Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (nieuwe merkenrichtlijn);

Feiten:

Deze zaak betreft de vraag of iemand die CO2-cilinders (hierna: CO2-flessen) die door een merkhouder of met zijn toestemming in de handel zijn gebracht navult en verkoopt, het recht heeft om de van het merk van de merkhouder voorziene etiketten van die flessen te verwijderen en te vervangen door eigen etiketten. SodaStream verkoopt bruiswatertoestellen voor dranken van het merk Sodastream. De verkoopverpakking bevat onder meer een navulbare aluminium CO2-fles, met daarop het merk SODASTREAM of SODACLUB gegraveerd. Op de CO2-flessen is ook een etiket met het merk SODASTREAM of SODA-CLUB aangebracht. Sinds juni 2016 worden in Finland gevulde CO2-flessen, die behalve op de eigen bruiswatertoestellen ook op onder meer die van SodaStreampassen, door MySoda Oy verkocht en in de handel gebracht. Bij een deel van deze flessen gaat het om nagevulde CO2-flessen die oorspronkelijk door SodaStream in de handel zijn gebracht. Na ontvangst, via de distributeur, van de door de consument leeg geretourneerde, van SodaStream afkomstige CO2-flessen, heeft MySoda Oy eerst het daarop aanwezige etiket van SodaStream verwijderd. Na de navulling van de flessen heeft zij daarop haar eigen etiket op die manier aangebracht dat de graveringen op de flessen (SODASTREAM of SODA-CLUB) zichtbaar bleven. SodaStream stelt dat MySoda Oy inbreuk maakt op haar merken.

Overweging:

Verduidelijkt dient te worden of de zogenaamde Bristol-Myers Squibb-criteria die zijn ontwikkeld in de rechtspraak van het Hof in verband met de beoordeling van het ompakken van waren van toepassing zijn op de handelwijze van iemand die flessen navult en verkoopt. Het gaat hierbij vooral om de toepasselijkheid van het noodzakelijkheidsvereiste, met name de vraag of de merkhouder zich kan verzetten tegen wederverkoop van de flessen wanneer de verwijdering van het etiket van de merkhouder en het aanbrengen van een nieuw etiket niet noodzakelijk zijn voor het in de handel brengen van de nagevulde flessen in de lidstaat. Vastgesteld dient te worden of bij de beoordeling van de gegronde reden van de merkhouder om zich te verzetten tegen de wederverkoop van omgepakte waren eenvormige criteria dienen te worden toegepast. Daarnaast is het niet duidelijk of de handelwijze van degene die de CO2- flessen navult moet worden beschouwd als ompakking, het aanbrengen van een nieuw etiket daaronder begrepen, in de zin van de rechtspraak van het Hof. Bij toepasselijkheid van het noodzakelijkvereiste dient voorts te worden verduidelijkt welk belang in dit verband dient te worden toegekend aan de bestemming van de litigieuze waren (de CO2-flessen), namelijk navulling.

Prejudiciële vragen:

1. Zijn de in de rechtspraak van het Hof betreffende ompakking en heretikettering bij parallelimport ontwikkelde zogenaamde Bristol-Myers Squibb-criteria, en in het bijzonder het noodzakelijkheidsvereiste, ook van toepassing wanneer het gaat om ompakking of heretikettering van door de merkhouder of met zijn toestemming in een lidstaat in de handel gebrachte waren met het oog op wederverkoop in dezelfde lidstaat?

2. Wanneer de merkhouder de met koolstofdioxide gevulde fles bij het in het handel brengen ervan heeft voorzien van zijn merk, dat zowel op het etiket van de fles is aangebracht als op de flessenhals is gegraveerd, zijn dan bovengenoemde Bristol-Myers Squibb-criteria en in het bijzonder het noodzakelijkheidsvereiste van toepassing wanneer een derde met het oog op wederverkoop de fles navult met koolstofdioxide, het oorspronkelijke etiket daarvan verwijdert en vervangt door een etiket met zijn eigen teken, terwijl het merk van degene die de fles in de handel heeft gebracht zichtbaar blijft in de gravering op de flessenhals?

3. Kan in de hierboven beschreven situatie worden geoordeeld dat het verwijderen en vervangen van het van het merk voorziene etiket in beginsel de functie van het merk als aanduiding van de herkomst van de fles ondermijnt, of is het voor de toepasselijkheid van de voorwaarden voor ompakking en heretikettering relevant dat:

– dient te worden aangenomen dat het relevante publiek het etiket uitsluitend opvat als een verwijzing naar de herkomst van de koolstofdioxide (en derhalve naar degene die de fles heeft nagevuld); of

– dient te worden aangenomen dat het relevante publiek van mening is dat het etiket minstens gedeeltelijk ook naar de herkomst van de fles verwijst?

4. Voor zover het verwijderen en vervangen van het etiket op de CO2-flessen wordt beoordeeld aan de hand van het noodzakelijkheidsvereiste, kan dan een incidentele beschadiging of het loskomen van de etiketten die zijn aangebracht op de door de merkhouder in de handel gebrachte flessen, of de verwijdering of vervanging daarvan door een persoon die voordien de fles heeft nagevuld, een element zijn op grond waarvan het regelmatig vervangen van de etiketten door een etiket van degene die navult kan worden beschouwd als noodzakelijk voor het in de handel brengen van de nagevulde flessen?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-427/93, C-429/93 en C-436/93

Specifiek beleidsterrein: EZK;