C-531/20 NovaText    

Contentverzamelaar

C-531/20 NovaText    

Prejudiciële hofzaak  

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:     11 december 2020
Schriftelijke opmerkingen:                     27 januari 2021

Trefwoorden : merkenrecht; vergoeding kosten

Onderwerp :

Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten;

Feiten:

Verzoekster heeft tegen verweerster een vordering tot staking ingesteld wegens inbreuk op haar Uniemerken en heeft hieruit voortvloeiende merkenrechtelijke nevenvorderingen ingesteld. Het geding werd beëindigd door een schriftelijke schikking. De rechter in eerste aanleg heeft verweerster veroordeeld in de kosten van het geding en de waarde van het geschil (50 000 EUR). Het beroep dat verweerster hiertegen heeft ingesteld, werd verworpen. De vertegenwoordiger van verzoekster heeft in het verzoekschrift gewezen op de bijstand van een octrooigemachtigde en heeft verzekerd dat de octrooigemachtigde daadwerkelijk aan de procedure had meegewerkt. Het tegen de begroting van de kosten van de octrooigemachtigde onmiddellijk ingestelde beroep van verweerster is verworpen. Met het door de appelrechter toegelaten cassatieberoep volhardt verweerster in haar verzoek om de door haar betwiste beschikking inzake de begroting van de kosten nietig te verklaren, voor zover deze ziet op de voor haar rekening komende kosten van de octrooigemachtigde.

Overweging:

Het slagen van het cassatieberoep hangt af van de uitlegging van artikel 3(1) en artikel 14 van richtlijn 2004/48. Uit de vaste rechtspraak van het Bundesgerichtshof en de vrijwel unanieme opvatting in de literatuur worden blijkt dat de kosten van de octrooigemachtigde - in een geschil inzake onderscheidingstekens - worden vergoed los van de vraag of deze bijstand noodzakelijk was. Met betrekking tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting, met name de medewerking van een octrooigemachtigde aan een merkenrechtelijke aanmaning, heeft het Bundesgerichtshof daarentegen geoordeeld dat §140(3) MarkenG aF niet mutatis mutandis kan worden toegepast en de kosten inzake de bijstand van een octrooigemachtigde derhalve alleen vatbaar zijn voor vergoeding wanneer die bijstand noodzakelijk was.

Prejudiciële vraag:

Moeten artikel 3, lid 1, en artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale bepaling die de verliezende partij verplicht tot vergoeding van de kosten die de in het gelijk gestelde partij voor de bijstand van een octrooigemachtigde bij een gerechtelijke procedure op het gebied van het merkenrecht heeft gemaakt, los van de vraag of de bijstand van die octrooigemachtigde noodzakelijk was voor een doeltreffende procesvoering?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-57/15 United Video Properties;

Specifiek beleidsterrein: JenV; EZK;