C-720/18 en C-721/18 Ferrari e.a.

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement: 07 januari 2019
Schriftelijke opmerkingen: 24 februari 2019

Trefwoorden: merkenrecht;

Onderwerp:

- Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten;

- Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten;


Feiten:

De feiten, motivering en prejudiciële vragen van C-721/18 komen in wezen overeen met die van C-720/18. Verweerster is houder van het op 22.07.1987 bij de WIPO (Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom) ingeschreven internationale merk “TESTAROSSA” waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, met name automobielen en onderdelen daarvan, en waarvan de bescherming ook op Duitsland betrekking heeft. Van 1984-1991 verkocht verweerster een sportwagenmodel onder de benaming “Testarossa” en tot 1996 de opvolgers daarvan. In 2014 produceerde zij een eenmalig stuk met als modelbenaming “Ferrari F12 TRS”. Verzoeker diende op 03.12.2015 bij het Duitse octrooi- en merkenbureau een vordering in tot vervallenverklaring van het merk, welke verweerster heeft betwist. Bij het bestreden vonnis heeft de rechter in eerste aanleg (Landgericht) verweerster gelast in te stemmen met de beëindiging van de bescherming van haar voor Duitsland ingeschreven internationale merk. Ter motivering van zijn vonnis heeft het Landgericht in wezen geoordeeld dat verweerster het door te halen merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar in Duitsland en Zwitserland niet normaal had gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Verweerster komt daartegen op met haar hoger beroep, waarbij zij aanvoert het oordeel van het Landgericht - dat de verkoop van tweedehands voertuigen als collectors item niet in aanmerking kan worden genomen omdat het gaat om waren waarvoor de merkrechten reeds zijn uitgeput - onjuist is, aangezien de markt voor luxe auto’s als collectors item een zelfstandig marktsegment vormt. De stelplicht en bewijslast voor het niet gebruiken rusten overigens alleen op verzoeker, omdat het bij het door te halen merk gaat om een bekend merk. Verweerster vordert het bestreden vonnis te wijzigen en de vordering af te wijzen. Verzoeker vordert het hoger beroep te verwerpen.


Overweging:

De uitkomst van het geding hangt af van het antwoord op de vraag of het door verweerster voor de relevante periode aangevoerde gebruik in Duitsland en Zwitserland, in de betrokken lidstaat een normaal gebruik vormt in de zin van artikel 12(1) van richtlijn 2008/95 (artikel 19(1) van richtlijn 2015/2436) voor waren waarvoor het merk is ingeschreven. Dat hangt af van de beantwoording van de prejudiciële vragen. Het is twijfelachtig of bij de beoordeling van de vraag of het gebruik naar aard en omvang normaal is, de bijzonderheden van het geval in aanmerking kunnen worden genomen, aangezien het merk niet is ingeschreven voor dure, luxe sportwagens, maar algemeen voor automobielen en onderdelen daarvan. Voor zover een naar omvang normaal gebruik hoegenaamd in aanmerking komt, rijst vervolgens de vraag met welke handelingen van verweerster en haar licentiehouders rekening moet worden gehouden. Ten slotte rijst de vraag op welke partij de bewijslast rust, wanneer overeenkomstig het betoog van verweerster een rechtsintandhoudend gebruik voor tenminste een deel van de waren moet worden aangenomen.


Prejudiciële vragen:

1. Moet bij de beoordeling van de vraag of het gebruik naar aard en omvang normaal is in de zin van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG, in het geval van een merk dat voor een brede warencategorie – in casu middelen voor vervoer over land, met name automobielen en onderdelen daarvan – is ingeschreven, maar daadwerkelijk alleen voor een bijzonder marktsegment – in casu dure luxe sportwagens en onderdelen daarvan – wordt gebruikt, de markt van de ingeschreven warencategorie in zijn geheel in aanmerking worden genomen of kan het bijzondere marktsegment in aanmerking worden genomen? Wanneer het gebruik voor het bijzondere marktsegment volstaat, dient in een vervallenverklaringsprocedure het merk met betrekking tot dat marktsegment dan te worden gehandhaafd?

2. Vormt de verkoop, door de merkhouder, van tweedehands waren die reeds door hem in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht, een gebruik van het merk in de zin van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG?

3. Wordt een merk dat niet alleen voor een waar maar tevens voor onderdelen van deze waar is ingeschreven, ook voor die waar gebruikt op een wijze die de instandhouding van de daaraan verbonden rechten verzekert, wanneer deze waar niet meer wordt verkocht, maar wel met het merk aangeduide accessoires en onderdelen voor de in het verleden verkochte en met het merk aangeduide waar nog steeds worden verkocht?

4. Moet bij de beoordeling of er sprake is van een normaal gebruik eveneens in aanmerking worden genomen of de merkhouder bepaalde diensten aanbiedt waarvoor weliswaar niet het merk wordt gebruikt, maar die bestemd zijn voor de reeds verkochte waren?

5. Moet bij het onderzoek van het gebruik van het merk in de betrokken lidstaat (in casu Duitsland) in de zin van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG, overeenkomstig artikel 5 van het Verdrag tussen Zwitserland en Duitsland van 13 april 1892 betreffende de wederzijdse bescherming van octrooien, merken, tekeningen en modellen, ook het gebruik van het merk in Zwitserland in aanmerking worden genomen?

6. Is het verenigbaar met richtlijn 2008/95/EG om aan de merkhouder tegen wie een vordering tot vervallenverklaring van het merk is ingesteld, een ruime exhibitieplicht met betrekking tot het gebruik van het merk op te leggen, maar het risico dat het bewijs niet kan worden geleverd te laten dragen door de verzoeker tot vervallenverklaring?


Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Walzertraum C-141/13 P; Ansul/Ajax C-40/01; Baskaya C-445/12 P; Centrotherm II C-610/11 P; Sparkassen rot C-217/13.


Specifiek beleidsterrein: EZK