C-371/18 Sky e.a.

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    24 juli 2018
Schriftelijke opmerkingen:                    10 september 2018

Trefwoorden: merkenrecht;

Onderwerp:
-           Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk;
-           Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk;
-           Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen;
-           Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk;
-           Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten;
-           Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten;
-           Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

Feiten:

Sky is ingeschreven merkhouder van enkele Uniemerken met betrekking tot o.a. televisie-uitzendingen, telefonie en breedbandverbindingen. Sky betoogt dat SkyKick inbreuk heeft gemaakt op vier Uniemerken van Sky en het in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merk door gebruikmaking van het teken “SkyKick” en varianten daarvan. In het kader van dit merkinbreukprocedure heeft SkyKick bij wijze van eis in reconventie aangevoerd dat de ingeroepen merken (gedeeltelijk) nietig zijn, op (een van) de volgende gronden:

1- de specificatie van de waren en diensten waarop de ingeroepen merken betrekking hebben, is onvoldoende duidelijk en nauwkeurig (zoals ‘software’);

2- de ingeroepen merken zijn te kwader trouw aangevraagd, omdat Sky niet voornemens was deze merken te gebruiken voor alle in de desbetreffende specificaties genoemde waren en diensten.

Sky stelt dat een aanvraag tot inschrijving van een merk zonder voornemens te zijn dit voor alle in de specificatie bedoelde waren en diensten te gebruiken, geen kwade trouw vormt. Mocht dit wel het geval zijn, zou dit volgens Sky niet tot gevolg hebben dat de inschrijving geheel nietig is. Wat het effect van kwade trouw betreft, stelt SkyKick dat het Gerecht in punt 48 van het arrest T-321/10 het recht juist heeft weergegeven (inschrijving kwader trouw leidt tot gehele nietigheid). Sky merkt op dat dit een terloopse vermelding was, die eenvoudigweg onjuist is. Sky stelt dat het Gerecht in zijn beslissing niet heeft verwezen naar artikel 52(3) van verordening 207/2009 (thans artikel 59(3) van de verordening), die uitdrukkelijk voorziet in gedeeltelijke nietigheid op absolute gronden.

Overweging:

De verwijzende rechter wenst een verduidelijking van de rechtspraak - C-307/10 en T-321/10 - met betrekking tot het in merkaanvragen gebruiken van algemene aanduidingen in klasseomschrijvingen, de vereiste mate van specificatie, de betekenis van kwade trouw bij een merkaanvraag, en de gevolgen voor de geldigheid van het merk indien een merk te kwader trouw is aangevraagd. Het Gerecht heeft in T-321/10 geoordeeld dat het feit dat bij de indiening van de inschrijvingsaanvraag sprake was van kwade trouw als zodanig meebrengt dat het betwiste merk in zijn geheel nietig is. De rechterlijke instanties in eerste en tweede aanleg in het Verenigd Koninkrijk hebben echter consistent geoordeeld dat een merk als gedeeltelijk geldig en gedeeltelijk nietig kan worden beschouwd als gevolg van een constatering van kwade trouw. Hoewel de verwijzende rechter van oordeel is dat Sky gelijk heeft en dat een merk deels nietig kan worden verklaard indien de aanvraag deels te kwader trouw is ingediend, kan deze conclusie volgens hem niet als een “acte clair” worden aangemerkt. Het resultaat van de procedure voor de verwijzende rechter hangt af van de vraag of deze merken geldig zijn ingeschreven, welke vraag een aantal Unierechtelijke kwesties opwerpt. De verwijzende rechter gaat daarom over tot het stellen van prejudiciële vragen.

Prejudiciële vragen:

1. Kan een Uniemerk of een nationaal merk dat in een lidstaat is ingeschreven, geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard op grond dat enkele of alle bewoordingen in de specificatie van waren en diensten niet voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn opdat de bevoegde autoriteiten en derden louter en alleen op basis van die bewoordingen kunnen vaststellen wat de omvang is van de door het merk geboden bescherming?

2. In geval van een bevestigend antwoord op de eerste vraag: is een term zoals „software” te algemeen en omvat deze waren die te sterk uiteenlopen om verenigbaar te zijn met de herkomstaanduidende functie van het merk, zodat deze term niet voldoende duidelijk en nauwkeurig is opdat de bevoegde autoriteiten en derden louter en alleen op basis van die term kunnen vaststellen wat de omvang is van de door het merk geboden bescherming?

3. Kan een eenvoudige aanvraag om inschrijving van een merk, zonder voornemen dit merk te gebruiken voor de gespecificeerde waren of diensten, een aanvraag te kwader trouw vormen?

4. In geval van een bevestigend antwoord op de derde vraag: kan worden geconcludeerd dat de aanvrager de aanvraag deels te goeder trouw en deels te kwader trouw heeft ingediend, indien en voor zover de aanvrager het voornemen had het merk te gebruiken voor enkele van de gespecificeerde waren of diensten, maar niet het voornemen had het merk te gebruiken voor de overige gespecificeerde waren of diensten?

5. Is artikel 32, lid 3, van de UK Trade Marks Act 1994 verenigbaar met richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad en haar voorgangers?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: IP Translator C-307/10; Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG C-529/07; Internetportal und Marketing C-569/08; Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd C-320/12; Alcon Inc./BHIM C-192/03 P;  Psytech International Ltd/BHIM T-507/08; Peeters Landbouwmachines BV/BHIM; Pelicantravel.com sro/BHIM T-136/11; SA.PAR./BHIM T-321/10; Simca Europa Ltd/BHIM T-327/12; Copernicus-Trademarks Ltd/EUIPO T-82/14; PayPal/EUIPO T-132/16; Cipriani/EUIPO T-343/14.

Specifiek beleidsterrein: EZK

Gerelateerde documenten