C-129/17 Mitsubishi Shoji Kaisha et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe
Prejudiciële hofzaak Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie. Termijnen: Motivering departement: 15 mei 2017 Concept schriftelijke opmerkingen: 01 juni 2017 Schriftelijke opmerkingen: 01 juli 2017 Trefwoorden: merkenrecht; (debranding en rebranding) Onderwerp: - Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie); - Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) Een verwijzingsbeschikking van maar liefst 116 pagina’s… Verzoekster MSK is een in Japan gevestigde onderneming, zij is onderdeel van een wereldwijde groep, en verzoekster MCFE is een in Almere/NL gevestigde vennootschap naar NL recht. MSK is sinds 24-09-2001 merkhoudster (woord- en beeldmerk voor klasse 12, onder meer motorvoertuigen, vorkheftrucks, drukwerken) zowel binnen de Benelux als in de EU. MCFE is sinds haar oprichting in 1992 exclusief gerechtigd door MSK om vorkheftrucks voorzien van Mitsubishi-merktekens in de EER te produceren en op de markt te brengen. Zij levert zowel binnen als buiten de EER. De wederpartijen zijn DUMA Forklifts en G.S. International (GSI), beide gevestigd in Kortrijk/BEL. Duma verkoopt eveneens zowel binnen als buiten de EER vorkheftrucks, zowel nieuw als tweedehands. Zij was eerder een officiële sub-dealer van Mitsubishi BEL, maar de samenwerking werd midden jaren 90 beëindigd. Tweede verweerster is een met Duma verbonden onderneming (zelfde bestuurders en sinds juli 2012 zelfde vestigingsplaats). GSI assembleert vorkheftrucks waaraan zij eigen serienummers geeft. Verzoekers vermoeden dat Duma, na beëindiging van het sub-dealercontract, is overgegaan tot invoer en in de handel brengen van vorkheftrucks die vanuit buiten de EER zijn ingevoerd zonder toestemming van de merkhouder. In juli 1998 wordt de briefwisseling gestart die uiteindelijk leidt tot onderhavige zaak waarin de Rb van Koophandel te Brussel in 2010 arrest wijst en die nu in de fase hoger beroep verkeert. De laatste zitting was in juni 2016. Verzoekster stelt dat door het invoeren, in voorraad houden, te koop aan (te laten) bieden en/of in de handel brengen in de EER van heftrucks voorzien van de MITSUBISHI-merktekens die niet door MSK zelf of met haar toestemming in de EER in het vrije verkeer zijn gebracht, verweersters inbreuk maken op de merkenrechten van eerste verzoekster in de zin van de merkenrechtrichtlijnen. Verzoeksters eisen staking van de inbreuken en beëindigen publiciteit voor de onrechtmatig parallel ingevoerde heftrucks. Het gaat om debranding (verwijderen van merktekens) en rebranding (vervangen door overplakken van weggesneden merktekens). De verwijzende BEL rechter (Hof van Beroep Brussel) legt de volgende vragen voor aan het HvJEU: 1 A) Omvatten artikel 5 van Richtlijn 2008/95/EG en artikel 9 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie), het recht voor de merkhouder om zich te verzetten tegen de verwijdering, door een derde, zonder de toestemming van de merkhouder, van alle op de waren aangebrachte aan de merken gelijke tekens (debranding), wanneer het gaat om nooit eerder in de Europese Economische Ruimte verhandelde waren, zoals waren geplaatst onder douane-entrepot, en wanneer de verwijdering door die derde geschiedt met het oog op de invoer of in de handel brengen van die waren in de Europese Economische Ruimte? B) Maakt het een verschil uit voor de beantwoording van de voormelde vraag A) of de invoer of het in de handel brengen in de Europese Economische Ruimte van die waren geschiedt onder een eigen onderscheidingsteken aangebracht door die derde (rebranding) ? 2. Maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag een verschil indien de aldus ingevoerde of in de handel gebrachte waren, naar hun uiterlijke verschijning of model door de relevante gemiddelde consument nog steeds worden geïdentificeerd als afkomstig van de merkhouder? Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Specifiek beleidsterrein: EZ, VenJ
