C-622/18

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    27 november 2018
Schriftelijke opmerkingen:                    13 januari 2019

Trefwoorden: merkenrecht; intellectueel eigendom

Onderwerp:

-           Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten;


Feiten:

AR, de oprichter van de onderneming Part des anges die alcohol en gedistilleerde dranken verhandelt, is houder van het Franse woord- en beeldmerk “Saint Germain” dat op 05.12.2005 is aangevraagd. Nadat AR had vernomen dat Cooper International Spirits (samen met twee andere vennootschappen) een vlierbessenlikeur onder de benaming “St-Germain” verhandelde heeft hij op 08.06.2012 de drie vennootschappen gedagvaard wegens merkinbreuk. In een parallelle zaak heeft de rechter bij vonnis van 28.02.2013 de rechten van AR op het woord- en beeldmerk “Saint Germain” met ingang van 13.05.2011 vervallen verklaard voor alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren). Dit werd bevestigd door een arrest van de rechter in tweede aanleg van 11.02.2014, dat onherroepelijk is geworden. AR heeft zijn vorderingen wegens merkinbreuk gehandhaafd voor de periode die niet viel onder de verjaring (08.06.2009 – 13.05.2011). Bij vonnis van 16.01.2015 heeft de rechterlijke instantie de vorderingen van AR afgewezen na te hebben geoordeeld dat geen enkele exploitatie van het betrokken merk had plaatsgevonden sinds de aanvraag ervan. De cour d’appel heeft dit vonnis bij arrest van 13.09.2016 bevestigd. AR kon het daadwerkelijke gebruik van het merk niet aantonen waardoor hij niet met succes kon betogen dat sprake was van een inbreuk op de herkomstaanduidende functie van dit merk. Op 21.12.2016 heeft AR cassatieberoep tegen dit arrest ingesteld. AR voert aan dat gedurende de periode van vijf jaar na inschrijving van een merk de houder van het merk derden kan verbieden om in het economisch verkeer een gelijksoortig teken te gebruiken en dat inbreuk kan maken op de functies van het merk, zonder te hoeven aantonen dat het merk voor die waren normaal is gebruikt. De Cour d’appel zou daarom de artikelen van het wetboek van intellectuele eigendom hebben geschonden door te oordelen dat AR zich niet kon beroepen op merkinbreuk van “Saint Germain”. AR stelt niet te hoeven aantonen dat het merk daadwerkelijk was gebruikt.


Overweging:

In casu rijst de vraag of degene die zijn merk nooit heeft gebruikt en wiens rechten op dit merk vervallen zijn verklaard na het verstrijken van de termijn van vijf jaar, zich erop kan beroepen dat de wezenlijke functie van zijn merk is aangetast en dat hij schade heeft geleden door het beweerde gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken in de periode van vijf jaar na de inschrijving van het merk, en schadevergoeding kan vorderen?


Prejudiciële vragen:

Moeten de artikelen 5, lid 1, onder b), 10 en 12 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat een merkhouder die zijn merk nooit heeft gebruikt en wiens rechten vervallen zijn verklaard  bij het verstrijken van de periode van vijf jaar vanaf de publicatie van zijn inschrijving, schadevergoeding wegens inbreuk kan verkrijgen op grond dat de wezenlijke functie van zijn merk is aangetast doordat een derde, vóór de datum van inwerkingtreding van de vervallenverklaring, een met dit merk overeenstemmend teken heeft gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor dit merk was ingeschreven?


Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Länsförsäkringar C-654/15; Interflora en Interflora British Unit C-323/09; L’Oréal e.a. C-487/07; Holdings Limited C-533/06; Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97; Philips C-299/99; Arsenal Football Club C-206/01; Medion C-120/04;

Specifiek beleidsterrein: EZK