C-163/16 Louboutin et Christian Louboutin
Prejudiciële hofzaak
Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie
Termijnen: Motivering departement: 14 juni 2016 Concept schriftelijke opmerkingen: 30 juni 2016 Schriftelijke opmerkingen: 31 juli 2016 Trefwoorden: merkenrecht; Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom (BVIE) Onderwerp - Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Gecodificeerde versie)
Verzoeker (een FRA ontwerper van exclusieve damesschoenen met hoge hakken) heeft in 2013 verweerster (Van Haren Schoenen) gedagvaard wegens vermeende inbreuk op het merkenrecht. Hij voorziet zijn ontwerpen altijd met zolen van een specifieke heldere kleur rood. In december 2009 heeft hij een Beneluxmerk gedeponeerd waarbij in de omschrijving melding is gemaakt van de specifieke kleur van de zool. Per 10-04-2013 is de omschrijving aangepast en is de aanduiding beperkt tot ‘schoenen met hoge hakken’. Verweerster Van Haren exploiteert verspreid over NL meer dan 135 schoenenwinkels. Eind 2012 start zij de verkoop van damesschoenen met hoge hakken (in diverse kleuren) waarvan de onderzijde is voorzien van een rode zool. Verzoeker stelt dat deze rode zool identiek is aan zijn ontwerpen. Hij eist vernietiging van de voorraad, schadevergoeding en veroordeling in de proceskosten. In een eerste (verstek)vonnis is verweerster veroordeeld. Na verzet vordert verweerster in reconventie dat de Rb voor recht verklaart dat de BVIE-registratie nietig is omdat het geen tweedimensionaal beeldmerk maar een kleur- of vormmerk is, het niet voldoet aan de strenge criteria die daarvoor zijn gesteld en geen onderscheidend vermogen heeft. Het gebruik van de kleur rood voor schoenzolen is in de modewereld algemeen bekend.
Verweerster wijst de verwijzende NL rechter (Rb DH) op een arrest van de BEL rechter in een zaak tussen verzoeker en Van Dalen Footwear waarin de doorhaling van het merk gevorderd is op dezelfde gronden als door verweerster aangebracht. Dit vonnis is echter na door verzoeker ingestelde hoger beroep vernietigd (het is geen vorm- maar een beeldmerk) en kan in deze zaak verder geen rol spelen. Verzoeker heeft veel publicaties overgelegd waaruit blijkt dat het consequente gebruik van de rode zool aan hem wordt toegeschreven. Verweerster betwist dit niet. Uit een door haar ingesteld marktonderzoek in 2012 blijkt ook dat 40% van de consumenten de schoenen met rode zool herkent als afkomstig van verzoeker. Maar zij blijft bij haar standpunt dat het merk zoals omschreven in 2012 nietig is; pas in 2013 werd de omschrijving algemeen. In het tussenvonnis van 01-04-2015 krijgen partijen gelegenheid zich uit te spreken over vragen aan het HvJEU. Na hervatting van de zaak (vonnis 09-03-2016) blijft voor de Rb onduidelijkheid bestaan over het begrip ‘vorm’ in de zin van artikel 2.1 lid 2 BVIE en artikel 3 lid 1 onder iii van de Merkenrichtlijn. Hij legt het HvJEU de volgende vraag voor: “Is het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1e onder iii van Richtlijn 2008/95/EG (in de Duitse, Engelse en Franse versie van de Merkenrichtlijn respectievelijk Form, shape en forme) beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur?” Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-104/01 Libertel; C-144/06 Henkel Specifiek beleidsterrein: EZ en VenJ
