C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd tegen ZTE Corp. en ZTE Deutschland GmbH

Signaleringsfiche
Arrest van het Hof van Justitie van 16 juli 2015.

Betrokken departementen
EZ

Sleutelwoorden
Mededinging – onderneming houdster van een standaard-essentieel octrooi, die zich jegens een standaardisatieorganisatie de verbintenis is aangegaan aan derden licenties te verlenen onder FRAND-voorwaarden – misbruik van machtspositie

Beleidsrelevantie
In dit arrest heeft het Hof bepaald dat een houder van een standaard essentieel octrooi (SEO) op moet kunnen treden tegen inbreuken, nadat deze eerst onder Fair, Reasonable and Non-Discriminatory voorwaarden (FRAND-voorwaarden) de inbreukmaker een aanbod voor een licentie heeft gedaan. Als de inbreukmaker niet ingaat op dit aanbod en doorgaat met de inbreuk, heeft de octrooihouder recht op schadevergoeding. Indien de houder van het standaard octrooi voldoet aan de in dit arrest gestelde voorwaarden, zal in een dergelijk geval geen misbruik van machtspositie kunnen worden aangenomen. Het is aan de nationale rechter om te beoordelen of aan deze voorwaarden is voldaan aan de hand van de omstandigheden van het geval. Hierbij dient de hoogte van de gevorderde schadevergoeding te worden meegewogen.

Samenvatting van feiten, redenering en dictum
Huawei Technologies (Huawei) is houdster van het een essentieel octrooi op het gebied van telecommunicatie. Het bedrijf is de verplichting aangegaan om aan derden licenties te verlenen onder FRAND-voorwaarden. ZTE Corp. (ZTE) maakt gebruik van het octrooi zonder aan Huawei royalties  te betalen en zonder Huawei een volledig overzicht te geven van de gestelde exploitatiehandelingen. Huawei en ZTE hebben gesprekken gevoerd over de inbreuk op het octrooi en de mogelijkheid om voor die producten een licentieovereenkomst onder FRAND-voorwaarden te sluiten, maar zijn niet tot een overeenkomst kunnen komen.
Huawei heeft daarom een vordering wegens inbreuk op het octrooi ingesteld. Zij verzoekt om staking van de inbreuk, verstrekking van boekhoudkundige gegevens, terugroeping van de producten en toekenning van schadevergoeding. De verwijzende rechter wenst te vernemen van het Hof of het ingestelde beroep als “misbruik van machtspositie” in de zin van artikel 102 VWEU moet worden aangemerkt.
Het Hof stelt criteria voor de uitleg van artikel 102 VWEU, voor zover het gaat over de misbruik van machtspositie door de houder van een SEO die jegens een standaardisatieorganisatie de verbintenis is aangegaan om aan derden een licentie te verlenen onder FRAND-voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op de situatie waarin de houder van het SEO een beroep wegens inbreuk instelt, strekkende tot staking van de inbreuk op zijn octrooi, of tot terugroeping van producten die zijn vervaardigd met behulp van dit octrooi.
Er is volgens het Hof geen sprake van inbreuk wanneer de houder van een dergelijk SEO, vóórdat hij het beroep instelt, de vermeende inbreukmaker in kennis heeft gesteld van de inbreuk die hem wordt verweten en daarbij vermelding maakt van het octrooi,  de wijze waarop inbreuk is gemaakt en de vermeende inbreukmaker te kennen heeft gegeven dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder FRAND-voorwaarden. Dit houdt in dat de houder van het SEO aan deze inbreukmaker een concreet en schriftelijk aanbod tot het verlenen van een licentie onder dergelijke voorwaarden dient te hebben gedaan en daarbij met name de royalty en de wijze van berekening daarvan nader heeft omschreven. De inbreukmaker dient daarop het octrooi in gebruik te hebben gehouden en niet overeenkomstig de handelsgebruiken en te goeder trouw gevolg te hebben gegeven aan het aanbod. Of hiervan sprake is, dient te worden uitgemaakt aan de hand van objectieve elementen. Er mag in ieder geval geen sprake zijn van een vertragingstactiek door de inbreukmaker.
Een vordering tot het verstrekken van boekhoudkundige gegevens over de in het verleden verrichte handelingen van exploitatie van een SEO, of tot schadevergoeding voor deze handelingen, levert slechts misbruik van machtspositie op indien de vordering van dien aard is dat zij het op de markt komen of blijven van door concurrenten vervaardigde producten die aan de standaard voldoen, kunnen uitsluiten.

Inventarisatie van de mogelijke effecten
Dit arrest is in lijn met de Nederlandse rechtspraak op het gebied van standaard essentiële octrooien. Volgens de huidige Nederlandse jurisprudentie is de houder van een essentieel octrooi gerechtigd om op basis van zijn octrooi een vordering wegens inbreuk in te stellen, zonder dat direct sprake is van misbruik van machtspositie. Voor de SEO-houder geldt de beperking dat deze bereid dient te zijn om derden een licentieovereenkomst te verlenen onder FRAND-voorwaarden. Hiertoe heeft hij zich verbonden in de standaardisatieovereenkomst. Indien de octrooihouder zich tijdens de onderhandelingen redelijk en in overeenstemming met zijn FRAND-verplichtingen heeft opgesteld, zal hij in beginsel zijn octrooirechten kunnen handhaven.
Wat dit arrest toevoegt, is verduidelijking van de voorwaarden voor machtsmisbruik in de zin van artikel 102 VWEU met betrekking tot de uitoefening van een eigendomsrecht dat bestaat uit een SEO, waarbij de houdster aan een standaardisatieorganisatie heeft aangegeven bereid te zijn tot het aan derden verlenen van een licentie onder FRAND-voorwaarden.

Voorstel voor behandeling
De ICER-H heeft het fiche vastgesteld en zendt dit fiche en het arrest ter kennisgeving aan de leden van het IOWJZ. Indien nodig kan het fiche ter kennisname aan hun Ministers worden doorgeleid. Een vervolgfiche is niet noodzakelijk.

Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie