C-324/09 L’Oréal SA e.a. tegen eBay International AG e.a., arrest van 12 juli 2011
Signaleringsfiche Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 12 juli 2011 in zaak C-324/09 L’Oréal SA e.a. tegen eBay International AG e.a.
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie
Betrokken departementen: EL&I, V&J
Sleutelwoorden Merken – Internet – Verkoopaanbieding op elektronisch marktplaats bestemd voor consumenten in Unie van merkproducten die door merkhouder zijn bestemd voor verkoop aan derde staten – Aansprakelijkheid en rechterlijke bevelen aan beheerder van elektronische marktplaats- Verordening (EG) nr. 40/94 (‘gemeenschapsmerkverordening’)- Richtlijn 89/104/EEG (‘merkenrechtrichtlijn’), Richtlijn 2000/31/EG (‘richtlijn elektronische handel’)- Richtlijn 2004/48/EG (‘richtlijn handhaving intellectuele eigendomsrechten (IE)’)
Beleidsrelevantie Dit arrest is relevant voor actuele rechtsvragen over de bescherming van een merk in de omgeving van internet. Merkhouders kunnen hun recht ook inroepen tegen natuurlijke personen wanneer deze door het volume en frequentie van hun aanbod als ‘marktdeelnemers’ kwalificeren. Het recht van een merkhouder is niet ‘uitgeput’ als de producten zich in derde landen bevinden maar worden aangeboden op een elektronische marktplaats aan consumenten in de Europese Unie (EU). De merkhouder kan zich dan verzetten tegen het aanbieden van zijn merkproducten op die marktplaats. Voorwaarde hiervoor is dat de advertenties of verkoopaanbiedingen ‘gericht zijn op’ consumenten binnen de EU. Het is aan de nationale rechter om dit te beoordelen. De beheerder van een elektronische marktplaats kan zich niet op een vrijstelling van aansprakelijkheid voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten (IE) van aanbieders beroepen wanneer hij een actieve rol vervult waardoor hij controle heeft over de gegevens van de aanbieder en kennis van onwettige feiten en omstandigheden met betrekking tot de aanbieder en de producten. De nationale rechter dient dit te onderzoeken. De maatregelen die in dat geval door de rechter kunnen worden opgelegd, moeten doeltreffend zijn en mogen geen belemmering voor legitiem handelsverkeer zijn. Een algemene filterverplichting of een algemeen en permanent verbod, opgelegd aan de beheerder van de marktplaats, voldoen niet aan deze vereisten.
Samenvatting van feiten, redenering en dictum In deze zaak staat een geschil centraal tussen L’Oréal, houder van cosmetische merkproducten, en eBay, beheerder van een elektronische marktplaats. eBay heeft via zoekmachineadvertentiediensten zoals AdWords van Google trefwoorden overeenstemmend met merken van L’Oréal gekocht die bij een zoekopdracht rechtstreeks naar eBay leiden. L’Oréal wil voorkomen dat nagemaakte L’Oréal producten en producten die eigenlijk bestemd zijn voor de Noord-Amerikaanse markt op die marktplaats worden verhandeld omdat zij zo binnen de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel worden gebracht. Om de individuele verkopers een halt toe te roepen, wenst L’Oréal gerechtelijke bevelen tegen eBay te verkrijgen. De Britse rechter vraagt zich af of eBay juridisch verplicht is om aanvullende filters, beperkingen en striktere sancties toe te passen dan ze al doet. Zij stelt hierover tien vragen. Dit fiche beperkt zich tot de hoofdelementen. Het eerste onderdeel gaat over de verkoop van merkproducten op een elektronische marktplaats (hierna ‘marktplaats’). Een merkhouder kan zijn recht alleen inroepen tegenover marktdeelnemers. Hoewel particulieren de producten op eBay aanbieden, stelt het Hof in casu vast dat de verkoop wegens volume en frequentie zodanig is dat het buiten de privésfeer valt. Een merkhouder kan in zo een situatie in beginsel iedere derde verbieden zijn merkproducten aan te bieden tenzij sprake is van ‘uitputting’ van het merkenrecht. In dit geval is daarvan geen sprake. eBay stelt echter dat een merkhouder zijn recht niet kan inroepen zolang de merkproducten die op haar marktplaats worden aangeboden zich in een derde staat bevinden. Dit wijst het Hof af. Marktdeelnemers op een marktplaats zouden dan namelijk nooit verplicht zijn voor dit soort verkoop de Unieregels ter bescherming van intellectuele eigendom na te leven. Dit doet afbreuk aan de nuttige werking ervan (effectiviteitsbeginsel). Om diezelfde reden kan de merkhouder zich ook verzetten tegen het gebruik van zijn merk in reclame op internet. De gemeenschapsmerkverordening en de merkenrichtlijn zijn van toepassing wanneer blijkt dat het aanbod van die producten ‘gericht is op’ consumenten in de landen waar het merk door die regels wordt beschermd (vgl arrest C-585/08 en C-144/09 Pammer en Hotel Alpenhof). De nationale rechter moet dit van geval tot geval beoordelen. Dat een website vanaf het grondgebied waar het merk wordt beschermd toegankelijk is, is niet voldoende. Wel van bijzonder belang bij die beoordeling is de aanduiding van geografische zones waar aankopen zullen worden geleverd. Het adres www.ebay.co.uk lijkt het Hof bij gebrek aan tegenbewijs bestemd te zijn voor consumenten die zich in het VK bevinden. Het derde onderdeel betreft de aansprakelijkheid van eBay voor de IE-inbreuken van de verkopers. Het is aan de nationale rechter om te bepalen welke de voorwaarden zijn waaronder hiervan sprake is. Het Hof onderzoekt wel of eBay zich op de vrijstelling uit de richtlijn elektronische handel kan beroepen als dienstverlener die in de informatiemaatschappij als ‘tussenpersoon’ optreedt. Dat eBay de aangeleverde gegevens en verkoopaanbiedingen op zijn server opslaat, bepaalt hoe zijn dienst wordt verleend, maar is niet bepalend voor zijn aansprakelijkheid. Een dienstverlener treedt niet meer op als neutrale ‘tussenpersoon’ als de marktplaats bijstand verleend om verkoopaanbiedingen te optimaliseren of te bevorderen. De nationale rechter moet nagaan of eBay een dergelijk actieve rol heeft vervuld. Het Hof voegt toe dat als de dienstverlener geen actieve rol maar wel kennis heeft gehad van de onwettigheid van de betrokken verkoopaanbiedingen en niet prompt heeft gehandeld, hij zich evenmin op de vrijstelling kan beroepen. Deze kennis kan hij verkrijgen naar aanleiding van eigen onderzoek of via een kennisgeving door derden (de merkhouder). Deze laatste informatie moet dan wel voldoende nauwkeurig en onderbouwd zijn. Het vierde onderdeel betreft welke rechterlijke bevelen gericht kunnen worden aan de beheerder van de marktplaats. Volgens het Hof volgt uit de richtlijn handhaving IE dat de lidstaten niet alleen moeten zorgen dat een beheerder verplicht wordt om IE-inbreuken door gebruikers te doen beëindigen, maar ook om nieuwe inbreuken te voorkomen. Deze maatregelen moeten doeltreffend en afschrikkend zijn maar ook de beperkingen die de richtlijn oplegt, eerbiedigen. Het kan dus geen algemene actieve surveillanceplicht inhouden. De opgelegde maatregelen mogen ook geen belemmering voor het handelsverkeer inhouden. Er mag geen algemene surveillanceplicht van klantgegevens en ook geen algemeen en permanent verbod aan de marktplaats worden opgelegd. Wel kan deze worden verplicht de klant-verkoper die herhaaldelijk IE inbreuken pleegt, te schorsen. De dienstverlener kan bovendien worden gelast maatregelen te treffen om de identiteit van zijn klant-verkoper eenvoudiger vast te stellen. Hoewel de bescherming van zijn persoonsgegevens moet worden geëerbiedigd, zal de identiteit van de klant-verkoper moeten kunnen worden vastgesteld, wanneer deze in het economisch verkeer actief is en niet in de privésfeer.
Inventarisatie van de mogelijke effecten In dit arrest geeft het Hof een aantal handvatten voor merkenbescherming bij handel op internet. Het is nu bijvoorbeeld duidelijk dat in die situatie merkhouders hun recht kunnen inroepen tegen natuurlijke personen wanneer zij door het volume en frequentie van hun aanbod als ‘marktdeelnemers’ te kwalificeren zijn. Het recht van een merkhouder is niet ‘uitgeput’ als producten die worden aangeboden op een elektronische marktplaats aan consumenten in de EU, zich in derde landen bevinden. Verder geeft het Hof extra aanwijzingen om te kunnen vaststellen of het aanbod ‘gericht is op’ consumenten binnen de Europese Unie. Het is een duidelijke aanwijzing dat het aanbod gericht is op consumenten in de lidstaten als de verkoper aangeeft daar te leveren. Een internetadres dat tot een lidstaat te herleiden is, is ook zo een aanwijzing wanneer bewijs van het tegendeel ontbreekt. Uit het arrest volgt ook dat de nationale rechter desgevraagd moet onderzoeken of een beheerder van een elektronische marktplaats aansprakelijk kan worden gesteld voor de IE inbreuken. Daarbij moet hij eerst nagaan of de beheerder een actieve rol heeft bij de wijze van verkoopaanbiedingen of kennis heeft van onwettige verkoopaanbiedingen. De maatregelen die in dat geval door de rechter kunnen worden opgelegd, moeten doeltreffend zijn en mogen geen belemmering voor legitiem handelsverkeer zijn. Het is nu duidelijk komen vast te staan dat een algemene filterverplichting of een algemeen en permanent verbod niet voldoen aan deze vereisten. Het verplicht schorsen van een klant-verkoper om nieuwe IE-inbreuken te voorkomen en gelasten dat een dienstverlener maatregelen treft om de identiteit van commerciële klant-verkopers op eenvoudiger wijze vast te stellen, voldoen wel.
Voorstel voor behandeling De ICER zendt het fiche en het arrest ter kennisneming aan de Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Veiligheid en Justitie. Een vervolgfiche is niet noodzakelijk.
