C-361/22 Inditex  

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    5 augustus 2022
Schriftelijke opmerkingen:                    22 september 2022

Trefwoorden: merkenrecht, loterij, onrechtmatig gebruik van beschermd logo

Onderwerp:

•            Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

•            Richtlijn (EU) 2015/2436 van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

Feiten:

Buongiorno is een provider voor informatiediensten via internet en het mobiele telefoonnetwerk. Ter promotie van een nieuw type abonnement organiseerde zij een reclamecampagne waarbij als welkomstgeschenk nieuwe abonnees deel konden nemen aan een loterij waarbij een ZARA-cadeaubon ter

waarde van 1 000 EUR te winnen viel. Inditex heeft tegen Buongiorno een vordering ingesteld wegens het gebruik van het teken „Zara” in de vermelde reclamecampagnes op grond van artikel 34, lid 2, onder b) van de Spaanse merkenwet, vanwege het uit de reputatie van het merk getrokken voordeel en de afbreuk aan de reputatie van het merk. Buongiorno voert aan de andere kant aan dat het om een incidenteel gebruik ging, waarbij dit teken niet als merk is gebezigd. Het betrof veeleer een verwijzend gebruik dat onder het bij artikel 37 lid, 1, onder c) Spaanse merkenwet (de Europeesrechtelijke equivalent is artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104/EG ) geregelde rechtmatige gebruik van andermans onderscheidende tekens valt.

Overweging:

Artikel 37, lid 1 onder c) is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104/EG. De formulering van de overeenkomstige bepaling die thans de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen regelt, is bij richtlijn 2015/2436 gewijzigd.  Waar artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104/EG de aan het merk verbonden rechtsgevolgen in geval van verwijzend gebruik van het merk werden beperkt tot „wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven”, staat nu in artikel 14, lid 1, onder c) van richtlijn 2015/2436 vóór die vermelding nog een andere, ruimere zinsnede, namelijk: „gebruik [...] van [...] het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel”.  Gelet op het gebruik van de bewoordingen „in het bijzonder”, waarmee een verband wordt gelegd tussen de – voordien niet vermelde – meer algemene gedraging en de – voordien wel vermelde – meer specifieke gedraging (indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel), rijst er twijfel over de reikwijdte van deze zinsnede die in artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 is toegevoegd. De verwijzende rechter twijfelt met name of deze zinsnede strekt tot verduidelijking van wat moet worden geacht impliciet te zijn opgenomen in artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104/EG, dan wel of deze zinsnede strekt tot uitbreiding van de reikwijdte van het verwijzende gebruik dat onder deze beperking van de aan het merk verbonden rechten valt.

Prejudiciële vraag:

Moet artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104/EG aldus worden uitgelegd dat de beperking van de aan het merk verbonden rechten impliciet ook ziet op de meer algemene gedraging waarnaar artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn (EU) 2015/2436 thans verwijst: ‚gebruik [...] van [...] het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk’?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Gillette (C-228/03), Portakabin (C-558/08).

Specifiek beleidsterrein: EZK