C-62/21 Leinfelder Uhren München 

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:     6 april 2021
Schriftelijke opmerkingen:                     23 mei 2021

Trefwoorden : Uniemerkenrecht; intellectuele eigendom

Onderwerp :

-           Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk;

-           Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.

Feiten:

E. Leinfelder GmbH (eerste verweerster) is een onderneming op het gebied van juwelenhandel en -productie. TL, SW en WL (tweede, derde en vierde verweerder) zijn natuurlijke personen en aandeelhouders en bestuurders van de eerste verweerster. In 2010 is Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (verzoekster) opgericht met het oog op de voortzetting van de horlogeactiviteiten van de eerste verweerster. In het kader van die oprichting zijn verschillende overeenkomsten gesloten: een overeenkomst tot gedeeltelijke overdracht van handelsmerken, een activa-verkoopovereenkomst en merklicentieovereenkomsten. In al deze overeenkomsten zijn bedingen opgenomen waarbij de eerste verweerster de verplichting is aangegaan om de bij deze overeenkomsten toegekende rechten niet te betwisten. In 2011 is het Uniebeeldmerk ‘Leinfelder Meridian’ op naam van verzoekster ingeschreven. Verzoekster is daarnaast houdster van het Uniewoordmerk ‘Leinfelder’ en van het Uniebeeldmerk ‘EL’, welke zijn voortgekomen uit de gedeeltelijke overdracht van handelsmerken. Op 10-08-2016 hebben verweersters bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU (EUIPO) vorderingen ingesteld tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik van de litigieuze Uniemerken. Verzoekster heeft de rechter verzocht om de verweerders te gelasten de ingestelde vorderingen in te trekken (condemnatoire vordering). Tevens heeft verzoekster de rechter verzocht om vast te stellen dat alle verweerders hoofdelijk aansprakelijk zijn tot vergoeding van de door verzoekster geleden en nog te lijden schade als gevolg van de vorderingen tot vervallenverklaring (declaratoire vordering). Het gevorderde is ongegrond verklaard. Het hiertegen ingestelde hoger beroep is verworpen.

Overweging:

Verzoekster heeft geen procesbelang bij haar condemnatoire vordering wanneer de verwerende partijen geen rechtsgeldige verbintenis konden aangaan om de litigieuze Uniemerken niet te betwisten in een procedure tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik. De vraag rijst of de omstandigheid dat een dergelijke vordering tot vervallenverklaring kan worden ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon tot gevolg heeft dat geen beroep kan worden gedaan op een contractuele overeenkomst waarbij een persoon de verplichting op zich neemt om geen dergelijke vordering in te stellen. Ook wanneer niet-betwistingsbedingen verenigbaar zijn met het Uniemerkenrecht, heeft verzoekster geen procesbelang bij het instellen van de condemnatoire vordering wanneer zij geen beschermenswaardig voordeel kan verkrijgen om redenen die hun oorsprong vinden in de Unierechtelijke procedure tot vervallenverklaring. In dit verband is de vraag aan de orde of de omstandigheid in art. 56(1)(a) van verordening 207/2009 en in art. 63(1)(a) van verordening 2017/1001 tot gevolg heeft dat een onherroepelijk vonnis tot toewijzing van de condemnatoire vordering irrelevant is in de procedure tot vervallenverklaring bij het EUIPO of de Unierechter.

Prejudiciële vragen:

1) Heeft de omstandigheid in artikel 56, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en artikel 63, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001 dat een vordering tot vervallenverklaring van een Uniemerk wegens niet-gebruik kan worden ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon, alsmede iedere belangengroepering die bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden, tot gevolg dat er geen beroep kan worden gedaan op een contractuele overeenkomst waarbij een derde jegens de houder van een Uniemerk de verplichting op zich neemt om geen vordering tot vervallenverklaring van dat Uniemerk wegens niet-gebruik in te stellen bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie?

2) Houdt de omstandigheid in artikel 56, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en artikel 63, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001 dat een vordering tot vervallenverklaring van een Uniemerk wegens niet-gebruik kan worden ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon, alsmede iedere belangengroepering die bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden, in dat een onherroepelijk vonnis van een rechterlijke instantie van een lidstaat waarbij de verweerder wordt gelast de door hemzelf of namens hem ingestelde vordering tot vervallenverklaring van een Uniemerk wegens niet-gebruik in te trekken, in een procedure tot vervallenverklaring bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie en de Unierechter buiten beschouwing moet worden gelaten?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: T-419/16.

Specifiek beleidsterrein: EZK