C-684/19 mk advokaten
Prejudiciële hofzaak
Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar). Termijnen: Motivering departement: 4 november 2019 Schriftelijke opmerkingen: 21 december 2019
Trefwoorden : merkenrecht; handelsnaam; vermeldingen geplaatst door derden
Onderwerp :
• Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten;
Feiten:
Verzoekster is een advocatenmaatschap die actief is onder de benaming “MBK Rechtsanwälte”. Verzoekster is tevens houder van datzelfde Duitse woordmerk dat staat ingeschreven voor onder meer “advies bij rechtszaken; juridisch advies; advocatendiensten; dienstverlening”. Verweerster is ook een advocatenmaatschap die enige tijd actief was onder de namen “mbk rechtsanwälte” en “mbk advokaten”. Verzoekster zag dit als een schending van haar handelsnaam en verkreeg hieromtrent een gerechtelijke erkentenis die leidde tot een onherroepelijk vonnis van het Landsgericht Düsseldorf. Dit vonnis verbood verweerster om juridische diensten aan te bieden onder het teken “mbk”. Na dit vonnis heeft verzoekster aangevoerd dat er nog steeds vermelding op internet zijn te vinden van “mbk advokaten”. Deze vermeldingen zijn overgenomen uit een lokaal telefoonboek waar verweerster stond vermeld. Echter, deze vermelding heeft verweerster na het vonnis laten verwijderen. Zij was niet verplicht verdere inspanningen te leveren. In eerste aanleg is verweerster een boete opgelegd omdat zij als gevolg van het vonnis niet alleen de vermeldingen diende te verwijderen waar zij zelf opdracht toe had gegeven, maar ook alle andere vermeldingen die haar economisch voordeel verschaften en gebaseerd waren op de rechtstreeks door haar aangevraagde vermelding. Tegen deze beslissing heeft verweerster beroep ingesteld bij de verwijzende rechter.
Overweging:
Uit de vaste rechtspraak van de Duitse rechterlijke instanties volgt dat wanneer een gedaagde door informatie op het internet te plaatsen inbreuk maakt op de handelsnaam van een derde, hij niet slechts verplicht is om alleen deze als eerste geplaatste gegevens te wissen. Met behulp van de gebruikelijke zoekmachines moet het internet doorzocht worden om na te gaan of deze informatie eventueel zonder diens toestemming op websites van derden is overgenomen. Vervolgens moet een gedaagde ten minste een serieuze poging doen om deze informatie te wissen. Ter motivatie wordt aangevoerd dat deze vermeldingen zijn afgeleid van een oorspronkelijke vermelding die door de gedaagde zelf is verzocht of geplaatst. Bovendien leveren deze vermeldingen de gedaagde economisch voordeel op. Het is onduidelijk of die benadering in overeenstemming is met de rechtspraak van het Hof waar het merken betreft. Het gaat dan met name om het arrest Daimler AG/Együd Garage Gépjármüjavitó és Értékesitö Kft (C-179/15).
Prejudiciële vraag:
Maakt een derde die wordt genoemd in een op een website gepubliceerde vermelding met daarin een teken dat gelijk is aan een merk, gebruik van dat merk in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, wanneer deze vermelding niet door deze derde is geplaatst, maar door de beheerder van de website is overgenomen van een vermelding op een andere website die de derde heeft geplaatst op een wijze die inbreuk maakt op het merk?
Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Daimler AG/Együd Garage Gépjármüjavitó és Értékesitö Kft (C-179/15)
Specifiek beleidsterrein: EZK; OCW
