C-686/21 Legea

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    18 januari 2022
Schriftelijke opmerkingen:                    4 maart 2022

Trefwoorden : merkenrecht, unanieme beslissing, licentie

Onderwerp :

-           Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

-           Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

Feiten:

In 1993 hebben VW, SW, CQ en ET, die elk voor een kwart medehouders van het nationale en gemeenschapsmerk „Legea” zijn, aan de vennootschap Legea S.r.l. een exclusieve licentie voor het gebruik van dit merk verleend. Alle medehouders hebben unaniem ingestemd met de verlening van die licentie voor het merk „Legea”. In december 2006 heeft alleen medehouder VW te kennen gegeven de licentie voor het gebruik van het merk niet te willen laten voortduren. Ondanks deze niet-instemming is Legea S.r.l. het merk na 31-12-2006 blijven gebruiken. In een door Legea S.r.l. bij de rechter in eerste aanleg aanhangig gemaakte zaak tegen VW is het vraagstuk over de rechtmatigheid van het gebruik van het merk door deze vennootschap aan de orde gesteld. De rechter heeft geoordeeld dat het gebruik van het merk door Legea S.r.l. tot 31-12-2006 rechtmatig was, aangezien alle medehouders unaniem toestemming daarvoor hadden gegeven, en na 31-12-2006 onrechtmatig was, aangezien medehouder VW duidelijk had aangegeven dat hij het daar niet mee eens was. De rechter in tweede aanleg heeft het vonnis in eerste aanleg vernietigd en geoordeeld dat het gebruik van het merk „Legea” door Legea S.r.l. ook na 31-12-2006 rechtmatig was, op grond van de vaststelling dat de meerderheid van de gezamenlijke merkhouders ook na die datum met een dergelijk gebruik had ingestemd. Tegen dit arrest heeft VW cassatieberoep ingesteld. Volgens VW heeft de rechter in tweede aanleg in het arrest een aantal bepalingen van de codice civile geschonden of onjuist toegepast, met name de bepalingen betreffende gemeenschap en opzegging.

Overweging:

Volgens de verwijzende rechter moeten de regeling van de codice civile inzake gemeenschap, die ook van toepassing is op medehouderschap van een merk, en de regeling inzake opzegging van een overeenkomst worden uitgelegd in het licht van het merkenrecht van de Unie. In de onderhavige zaak zijn een aantal van de litigieuze merken namelijk Uniemerken, en vormen de bronnen van Unierecht die elkaar in de loop der jaren hebben opgevolgd dus een essentieel element voor de uitlegging. Het Unierecht regelt echter niet de wijze waarop de gemeenschappelijke rechten worden uitgeoefend, en daarom is de uitlegging van het Hof noodzakelijk. De verwijzende rechter geeft aan dat ten eerste moet worden verduidelijkt of de voormelde nationale regeling aldus moet worden uitgelegd dat het in gebruik geven van een merk aan een derde vergelijkbaar is met andere overeenkomsten, zoals de huurovereenkomst. In dat geval geldt volgens artikel 1108, lid 3, codice civile namelijk dat voor de verhuur voor meer dan negen jaar de toestemming van alle mede-eigenaren vereist is. Ten tweede moet volgens de verwijzende rechter worden verduidelijkt of in het geval van een licentieovereenkomst voor het exclusieve gebruik van een merk, die met unanieme instemming van de gezamenlijke merkhouders voor onbepaalde tijd en om niet is gesloten, een van de medehouders later te kennen kan geven dat hij de licentie niet wil laten voortduren.

Prejudiciële vragen:

1) Brengen de voornoemde Unieregelingen, die aan de houder van een Uniemerk een uitsluitend recht toekennen en tegelijkertijd voorzien in de mogelijkheid dat het houderschap van dat merk aan meerdere personen pro rata toekomt, met zich dat de meerderheid van de gezamenlijke merkhouders kunnen beslissen over de verlening van een licentie aan derden, om niet en voor onbepaalde tijd, voor het exclusieve gebruik van het gemeenschappelijke merk, of is daarvoor daarentegen een unanieme beslissing vereist?

2) Is in het tweede geval, bij nationale en Uniemerken van gezamenlijke merkhouders, een uitlegging in overeenstemming met de Unierechtelijke beginselen, volgens welke het voor een van de medehouders van een merk dat bij unanieme beslissing, om niet en voor onbepaalde tijd aan een derde in licentie is gegeven, niet mogelijk is die beslissing eenzijdig te herroepen? Of moet daarentegen de tegenovergestelde uitlegging in overeenstemming met de Unierechtelijke beginselen worden geacht, volgens welke het uitgesloten is dat de medehouder blijvend aan zijn oorspronkelijke wilsuiting gebonden is en deze zijn beslissing dus kan herroepen, met alle gevolgen van dien voor de licentieovereenkomst?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie:

Specifiek beleidsterrein: EZK