EU-Hof: artikel 4 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom heeft geen rechtstreekse werking
Nieuwsbericht | 28-03-2024
Het gaat om het arrest van het EU-Hof van 27 februari 2024 in de zaak C-382/21 P, EUIPO v The KaiKai Company Jaeger Wichmann.
Achtergrond
KaiKai Company Jaeger Wichmann Gbr (hierna: KaiKai) heeft in 2018 bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een aanvraag tot inschrijving van gymnastiek- en sportapparatuur en -uitrusting als gemeenschapsmodellen krachtens de EU-Gemeenschapsmodellenverordening ingediend. Daarbij deed KaiKai ook een beroep op een recht op voorrang op basis van een eerdere internationale aanvraag, ingediend op grond van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (hierna: PCT). Het EUIPO heeft de inschrijvingsaanvraag aanvaard, maar het recht van voorrang geweigerd. Volgens het EUIPO geldt op grond van artikel 41, lid 1, van de EU-Gemeenschapsmodellenverordening een termijn van zes maanden voor dit recht op voorrang. Deze was hier niet geëerbiedigd aangezien de datum van indiening van de op grond van het PCT ingediende aanvraag meer dan zes maanden voor de datum van indiening van deze inschrijvingsaanvraag lag. KaiKai heeft tegen deze beslissing van het EUIPO beroep ingesteld bij het EU-Gerecht.
Het EU-Gerecht heeft vervolgens de beslissing van het EUIPO vernietigd. Volgens het EU-Gerecht bevat artikel 41, lid 1, van de EU-Gemeenschapsmodellenverordening geen termijn voor aanspraak op voorrang van internationale octrooiaanvragen in het kader van een latere modelaanvraag. Artikel 41, lid 1, van de EU-Gemeenschapsmodellenverordening heeft tot doel de verordening in overeenstemming te brengen met het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: het Verdrag van Parijs) . Het EU-Gerecht heeft daarom artikel 4 van het Verdrag van Parijs toegepast om de lacune in de EU-Gemeenschapsmodellenverordening op te vullen. Daaruit leidt het EU-Gerecht af dat een aanspraak op voorrang voor een gemeenschapsmodel, op basis van eerdere internationale octrooiaanvraag, binnen een termijn van 12 maanden is toegestaan. Het EUIPO heeft beroep ingesteld tegen deze uitspraak van het EU-Gerecht.
EU-Hof
Het EU-Hof onderzoekt in de eerste plaats de gevolgen van het Verdrag van Parijs in de rechtsorde van de EU. Zoals blijkt uit artikel 216, lid 2 van het EU-Werkingsverdrag en de vaste rechtspraak van het EU-Hof zijn door de EU gesloten internationale overeenkomsten verbindend voor de Unie en maken zij vanaf hun inwerkingtreding deel uit van haar rechtsorde (zie bijvoorbeeld arrest Haegeman, 181/73 , punt 5). De EU is geen partij bij het Verdrag van Parijs (de lidstaten zijn dat wel), maar wel bij de WTO-Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: TRIPs-overeenkomst). Artikel 2, lid 1 van de TRIPs-overeenkomst bepaalt dat de WTO-leden, waaronder de EU, onder andere artikel 4 van het Verdrag van Parijs naleven. Artikel 4 van het Verdrag van Parijs moet dus worden geacht integrerend deel uit te maken van de TRIPs-overeenkomst. Dat betekent dat de regels uit artikel 4 van het Verdrag van Parijs dezelfde gevolgen teweegbrengen als die van de TRIPs-overeenkomst.
Uit vaste rechtspraak van het EU-Hof volgt ook dat, gelet op de aard en de opzet van de TRIPs-overeenkomst, de bepalingen ervan in beginsel geen rechtstreekse werking hebben. Het EU-Hof oordeelt bovendien dat geen van de beperkte uitzonderingen waarin particulieren zich wel rechtstreeks op de bepalingen van de WTO-overeenkomsten kunnen beroepen voor de Unierechter hier van toepassing zijn. Reden daarvoor is dat artikel 41 van de EU-Gemeenschapsmodellenverordening geen expliciete verwijzing naar artikel 4 van het Verdrag van Parijs bevat. De formulering van artikel 41 van de EU-Gemeenschapsmodellenverordening sluit weliswaar wel aan bij artikel 4 van het Verdrag van Parijs, maar dat is niet voldoende om een intentie van de EU-wetgever af te leiden dat het rechtstreeks uitvoering heeft willen geven aan een specifieke verplichting in de WTO-overeenkomsten. Artikel 4 van het Verdrag van Parijs heeft daarom geen rechtstreekse werking.
Aangezien de TRIPs-overeenkomst de Unie bindt en dus voorrang heeft op de handelingen van afgeleid Unierecht, moet artikel 41, lid 1 van de EU-Gemeenschapsmodellenverordening wel zoveel mogelijk worden uitgelegd in overeenstemming met de TRIPs-overeenkomst en artikel 4 van het Verdrag van Parijs. Daarnaast moet bij de uitleg van artikel 41 van de EU-Gemeenschapsmodellenverordening ook rekening worden gehouden met de bepalingen van het PCT, op grond waarvan de eerdere aanvraag door KaiKai is ingediend.
Het EU-Hof gaat in de tweede plaats in op de aard van artikel 41, lid 1, van de EU-Gemeenschapsmodellenverordening. Artikel 41, lid 1, van de EU-Gemeenschapsmodellenverordening bepaalt dat: “wie op regelmatige wijze een aanvrage om een modelrecht of om een gebruiksmodel heeft ingediend in of voor een staat die partij is bij het Verdrag van Parijs of bij de Overeenkomst tot oprichting van de WTO, [..] voor de indiening van een aanvrage om een ingeschreven gemeenschapsmodel [..] voorrang [geniet] gedurende zes maanden na de indiening van de eerste aanvrage”. Uit deze bewoordingen volgt volgens het EU-Hof dat slechts twee categorieën eerdere aanvragen – namelijk een aanvraag tot inschrijving van een model en een aanvraag tot inschrijving van een gebruiksmodel – de grondslag kunnen vormen voor een recht van voorrang ten gunste van een latere aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmodel, en dit enkel binnen een termijn van zes maanden na de datum van indiening van de eerdere aanvraag in kwestie. Artikel 41, lid 1 van de EU-Gemeenschapsmodellenverordening is daarmee volgens het EU-Hof uitputtend van aard. Het feit dat deze bepaling geen termijn vermeldt waarbinnen aanspraak kan worden gemaakt op het recht van voorrang op basis van een aanvraag tot inschrijving van een octrooi is geen lacune in deze bepaling, maar het gevolg van het feit dat deze bepaling niet toestaat dat een dergelijk recht wordt gebaseerd op die categorie van eerdere aanvragen. Een op grond van het PCT ingediende internationale aanvraag kan dus volgens artikel 41, lid 1 van EU-Gemeenschapsmodellenverordening slechts de grondslag vormen voor een recht van voorrang wanneer de internationale aanvraag in kwestie betrekking heeft op een gebruiksmodel. De termijn om op basis van een dergelijke aanvraag aanspraak te maken op het recht van voorrang is zes maanden, zoals uitdrukkelijk is vastgesteld in artikel 41, lid 1 van de EU-Gemeenschapsmodellenverordening .
Het EU-Gerecht heeft in zijn uitspraak de grenzen van conforme uitlegging van artikel 41, lid 1, van de EU-Gemeenschapsmodellenverordening overschreden, en is in werkelijkheid overgegaan tot een rechtstreekse toepassing van artikel 4 van het Verdrag van Parijs. Dit ten koste van de duidelijke bewoordingen van artikel 41, lid 1 van de EU-Gemeenschapsmodellenverordening . Het EU-Hof wijst daarom het beroep van het EUIPO tegen deze uitspraak van het EU-Gerecht toe.
Meer informatie:
