C-684/21 Papierfabriek Doetinchem

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    4 januari 2022
Schriftelijke opmerkingen:                    21 februari 2022

Trefwoorden : gemeenschapsmodellen, octrooi, bescherming

Onderwerp :

Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen

Feiten:

Verzoekster is houder van het recht op een gemeenschapsmodel dat is ingeschreven en gepubliceerd (litigieus model) met betrekking tot een „packing device.” Verweerster verkocht een concurrerend product dat door verzoekster wordt beschouwd als een inbreuk op het litigieuze model. Verweerster is van mening dat het litigieuze model nietig is omdat alle kenmerken van het model uitsluitend worden bepaald door de technische functie van het voortbrengsel. Zij heeft een reconventionele vordering tot nietigverklaring van verzoeksters gemeenschapsmodel ingesteld. De rechter in eerste aanleg heeft haar vordering in reconventie afgewezen. Hij was van oordeel dat de kenmerken van het litigieuze model gezien het bestaan van een groot aantal ontwerpalternatieven niet uitsluitend worden bepaald door de technische functie ervan. In het hiertegen ingestelde hoger beroep heeft de verwijzende rechter de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model toegewezen. Volgens de verwijzende rechter moeten alle wezenlijke kenmerken van het litigieuze model worden bepaald door zijn technische functie. Naar aanleiding van het door verzoekster tegen dat arrest gerichte beroep in Revision heeft het Bundesgerichtshof het arrest van de verwijzende rechter vernietigd en de zaak naar deze rechter terugverwezen om opnieuw te worden behandeld en beslecht. De verwijzende rechter heeft naar het oordeel van het Bundesgerichtshof te veel belang gehecht aan de octrooibrief, blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de beoordeling van de overige omstandigheden en niet alle aspecten in aanmerking genomen.

Overweging:

Het Hof heeft in haar rechtspraak uiteengezet dat het risico bestaat dat een marktdeelnemer meerdere denkbare vormen van een voortbrengsel waarvan de uiterlijke kenmerken uitsluitend worden bepaald door de technische functie van dit voortbrengsel, als gemeenschapsmodel laat inschrijven en hierdoor in de praktijk een exclusieve bescherming verkrijgt die overeenkomt met de bescherming die door een octrooi wordt geboden, zonder dat die marktdeelnemer voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een octrooi. In die zin heeft ook het Gerecht in een in vele opzichten vergelijkbare zaak geoordeeld dat in aanmerking moet worden genomen dat ook de getoonde alternatieve vormen als gemeenschapsmodel beschermd zijn. Dit pleit volgens de verwijzende rechter voor de zienswijze dat bij de vereiste algemene beoordeling aan het bestaan van andere modellen slechts geringe betekenis toekomt wanneer de houder van het recht op het model ook voor die modellen bescherming heeft aangevraagd. Los daarvan rijzen de tweede en de derde prejudiciële vraag. Het Bundesgerichtshof heeft bekritiseerd dat de verwijzende rechter niet heeft onderzocht of het uit het litigieuze model blijkende tweedelige ontwerp soms is ingegeven door de visuele overweging dat dit de combinatie van twee kleuren mogelijk maakt bij het product dat wordt vervaardigd op basis van het model. Voor deze opvatting van het Bundesgerichtshof pleit dat de combinatie van twee kleuren niet wordt bepaald door de technische functie, zoals reeds blijkt uit de eenkleurigheid van het in het geding zijnde product. De verwijzende rechter heeft echter twijfels daarover omdat de combinatie van twee kleuren niet blijkt uit de inschrijving van het model. Aldus zou een uiterlijk kenmerk dat niet blijkt uit de inschrijving, waarmee kennelijk bescherming wordt nagestreefd los van de kleurstelling, een reden zijn voor bescherming. Indien de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord, rijst de vraag welke betekenis aan de combinatie van twee kleuren toekomt wat betreft de omvang van de bescherming van het litigieuze model.

Prejudiciële vragen:

1. Volgens de rechtspraak van het Hof moet bij de beoordeling of de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend worden bepaald door de technische functie van het voortbrengsel, worden gelet op het aan de orde zijnde model, de objectieve omstandigheden waaruit blijkt waarom er is gekozen voor bepaalde uiterlijke kenmerken van het betreffende voortbrengsel, gegevens met betrekking tot het gebruik van dat voortbrengsel of de vraag of er alternatieve modellen bestaan waarmee dezelfde technische functie kan worden vervuld (arrest van 8 maart 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172). Welke betekenis moet, wat het aspect van het bestaan van andere modellen betreft, worden toegekend aan de omstandigheid dat de houder van het recht op het model ook voor een groot aantal alternatieve modellen over modelrechten beschikt?

2. Moet bij de beoordeling of de verschijningsvorm uitsluitend wordt bepaald door de technische functie, in aanmerking worden genomen dat het ontwerp het gebruik van meerdere kleuren mogelijk maakt, wanneer het kleurontwerp als zodanig niet blijkt uit de inschrijving?

3. Indien de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord: is dit van invloed op de omvang van de bescherming van het model?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: (C-395/16), (T-574/19),

Specifiek beleidsterrein: EZK