C-112/21 Classic Coach Company

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:     14 april 2021
Schriftelijke opmerkingen:                     31 mei 2021

Trefwoorden : merkenrecht, gebruik ouder recht.

Onderwerp :

Wanneer mag worden aangenomen dat sprake is van een “ouder recht” in de zin van art. 6 lid 2 van de

ingetrokken Merkenrichtlijn 2008/95?

Feiten:

Eiseres is gevestigd te Duivendrecht en drijft een touringcarbedrijf. Vanaf 1975 of 1978 gebruikt eiseres de handelsnamen “[A]” en/of “[eiseres]”. Eiseres is houdster van het op 15 januari 2008 gedeponeerde Benelux- woordmerk [eiseres], ingeschreven onder nummer [006] voor onder meer diensten in klasse 39, waaronder diensten van een touringcarbedrijf. Zij vorder dat Classic Coach Company (CCC) stopt om haar Benelux-woordmerk [eiseres] en om de handelsnamen [A] en [eiseres] te gebruiken.

CCC c.s. hebben zich op het standpunt gesteld dat een merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen.

Overweging:

De verwijzende rechter twijfelt over het antwoord op de vraag wanneer aangenomen mag worden dat sprake is van een “ouder recht” in de zin van art. 6 lid 2 van de ingetrokken Merkenrichtlijn 2008/95/EG.

Denkbaar is dat voor het aannemen van een “ouder recht” in de zin van deze bepaling, voldoende is dat een derde voorafgaand aan het merkdepot in het economisch verkeer gebruik heeft gemaakt van een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend recht. Denkbaar is ook dat voor het aannemen van een “ouder recht” vereist is dat op grond van dit oudere recht, volgens de toepasselijke nationale wetgeving (in dit geval art. 6:162 BW), het gebruik dat de merkhouder van het merk maakt kan worden verboden. Denkbaar is voorts dat voor het aannemen van een “ouder recht” van een derde van belang is, of de merkhouder een nog ouder (in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend) recht heeft met betrekking tot het als merk gedeponeerde teken en, zo ja, of op grond van dit nog oudere recht het gebruik van het gestelde “ouder recht” van die derde kan worden verboden.

Prejudiciële vragen:

1. Is voor de vaststelling dat sprake is van een “ouder recht” van een derde als bedoeld in art. 6 lid 2 van de ingetrokken richtlijn 2008/95/EG

a) voldoende dat die derde voorafgaand aan het merkdepot in het economisch verkeer gebruik heeft gemaakt van een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend recht; of

b) vereist dat die derde op grond van dit oudere recht, volgens de toepasselijke nationale wetgeving, het gebruik van het merk door de merkhouder kan verbieden?

2. Is bij de beantwoording van vraag 1 nog van belang of de merkhouder een nog ouder (in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend) recht heeft ten aanzien van het als merk ingeschreven teken en zo ja, is dan van belang of de merkhouder op grond van dit nog oudere erkende recht het gebruik door de derde van het gestelde “ouder recht” kan verbieden?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: HvJEU 3 maart 2016, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134 (Daimler), punt 19. HR 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2574, rov. 4.2.

Specifiek beleidsterrein: EZK (RVO)