C-133/20 European Pallet Association

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:     6 mei 2020
Schriftelijke opmerkingen:                     22 juni 2020

Trefwoorden : merkinbreuk, collectief merk, reparatie en verhandeling

Onderwerp :

Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo)

Feiten:

EPAL is houdster van de Uniemerkregistratie van het woord/beeldmerk EPAL, ingeschreven op 22-12-1998, voor onder meer ‘opnieuw te gebruiken pallets’. Het merk is aangewezen als collectief merk. Er bestaat een privaatrechtelijk systeem voor standaardisering van zogeheten EUR/EPAL-pallets. Dit systeem houdt in dat de pallets (europallets), ook na reparatie, aan bepaalde normen en specificaties moeten voldoen. Op grond van dit systeem is de productie en reparatie van europallets en de handel daarin voorbehouden aan bedrijven met een door EPAL afgegeven gebruiksrecht (de licentienemers). Het bedrijf PHZ heeft in 2014 europallets die waren voorzien van het merk EPAL gerepareerd en verder verhandeld zonder te beschikken over dit gebruiksrecht. EPAL vordert een verklaring voor recht dat PHZ zich schuldig maakt aan merkinbreuk respectievelijk onrechtmatig heeft gehandeld door reparatie en verhandeling van gerepareerde pallets die oorspronkelijk onder het EPAL-merk in het verkeer waren gebracht. De rechtbank heeft de vorderingen toegewezen voor zover zij betrekking hebben op de verdere verhandeling van de europallets, maar afgewezen voor zover zij betrekking hebben op het enkele repareren van de europallets. Het hof van beroep heeft het vonnis gedeeltelijk vernietigd en heeft geoordeeld dat er niet is gegriefd tegen het door de rechtbank uitgesproken verbod voor zover dat ziet op verhandeling van pallets die PHZ zelf heeft gerepareerd en waarbij die reparaties bestaan uit ‘wijzigingen aan de toestand die niet van ondergeschikte betekenis zijn’. De europallets waar het in dit geding om gaat zijn door de merkhouder of met diens toestemming in het verkeer gebracht. Gelet op art. 13 GMVo kan EPAL verdere verhandeling dus alleen verbieden wanneer er voor haar gegronde redenen zijn om zich tegen verdere verhandeling te verzetten, met name wanneer de toestand van de pallets, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. EPAL heeft bij pleidooi in hoger beroep verduidelijkt dat het kapotgaan van de pallets vóór de reparatie - en dus niet de reparatie zelf - de wijziging in de zin van art. 13 lid 2 GMVo vormt. Zij ziet de reparatie (dus) niet langer als het wijzigen van de toestand van de pallets. Dat betekent dat de inbreukvordering niet kan worden toegewezen op grond van de aanwezigheid van wijzigingen in de zin van art. 13 lid 2 GMVo, omdat gesteld noch gebleken is dat PHZ in kapotte pallets heeft gehandeld. EPAL meent dat er desondanks sprake is van een gegronde reden in de zin van art. 13 GMVo, omdat de herkomstaanduidingsfunctie respectievelijk de kwaliteitsgarantiefunctie van het EPAL-merk niet langer is gewaarborgd doordat een niet-licentienemer reparaties uitvoert.

Overweging:

Het Hof heeft zich nog niet uitgesproken over de vraag of verdere verhandeling van gerepareerde merkproducten door een niet-licentienemer een gegronde reden kan opleveren voor de merkhouder om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van waren onder het merk. De eerste vraag die bij deze centrale vraag rijst, is of de door het Hof in het kader van de uitleg van art. 5 lid 1 onder (a) van de Merkenrichtlijn 89/104 voor de beschermingsomvang van het merk geïntroduceerde ‘functieleer’ - de herkomstaanduiding- en de kwaliteitsgarantiefunctie, alsmede de communicatie-, investerings- en reclamefunctie- ook een rol speelt bij de toepassing van art. 13 lid 2 GMVo, en, zo ja, of het daarbij om uitleg van het begrip ‘gegronde redenen’ gaat of om een extra eis die geldt, wil de merkhouder zich met succes kunnen verzetten tegen verdere verhandeling. Tevens rijst de vraag of steeds van ‘gegronde redenen’ kan worden gesproken in omstandigheden waarin bij verdere verhandeling afbreuk wordt of kan worden gedaan aan een of meer van die functies. Denkbaar is dat het voor de mogelijkheid van de merkhouder zich tegen verdere verhandeling van gerepareerde waren te verzetten, verschil maakt (a) of het gaat om producten aan het herstel waarvan, bijvoorbeeld met het oog op de veiligheid, technisch hoge eisen moeten worden gesteld en (b) of het bij reparatie gaat om een wijziging in de toestand van de waar die al dan niet van ondergeschikte betekenis is. Dat betreft dus de kwestie of de aard van de betrokken waren of van de verrichte reparatie van belang is bij de vraag naar de gegronde redenen. Daarbij rijst ook de vraag of bijzondere omstandigheden, zoals die van het voorliggende geval, bij de beoordeling van de aanwezigheid van een gegronde reden een rol spelen of kunnen spelen. Ten slotte vraagt de verwijzende rechter zich af of het antwoord op deze vragen ook, al dan niet onverminderd, geldt voor een collectief merk.

Prejudiciële vragen:

1(a) Is voor een geslaagd beroep op art. 13 lid 2 GMVo vereist dat de verdere verhandeling van de desbetreffende merkproducten afbreuk doet of kan doen aan een of meer van de hiervoor in 3.2.4 bedoelde functies van het merk?

(b) Indien het antwoord op vraag 1(a) bevestigend luidt, is dan sprake van een eis die wordt gesteld naast die van de aanwezigheid van ‘gegronde redenen’?

(c) Is voor een geslaagd beroep op art. 13 lid 2 GMVo steeds voldoende dat afbreuk wordt gedaan aan een of meer van de in vraag 1 (a) bedoelde functies van het merk?

2(a) Kan in zijn algemeenheid worden gezegd dat een merkhouder zich op grond van art. 13 lid 2 GMVo kan verzetten tegen de verdere verhandeling van waren onder zijn merk, indien deze waren zijn gerepareerd door anderen dan de merkhouder dan wel personen die hij daarvoor toestemming heeft gegeven?

(b) Indien het antwoord op vraag 2(a) ontkennend luidt, is dan het bestaan van ‘gegronde redenen’ als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo na reparatie door een derde van door of met  toestemming van de merkhouder in het verkeer gebrachte waren afhankelijk van de aard van de waren of de aard van de verrichte reparatie (zoals nader toegelicht hiervoor in 3.2.5), dan wel van andere omstandigheden, zoals bijzondere omstandigheden als die van het voorliggende geval, vermeld hiervoor in 2.1 onder (ii) en (iii)?

3(a) Is verzet van de merkhouder als bedoeld in art. 13 lid 2 GMVo tegen verdere verhandeling van door derden gerepareerde waren uitgesloten indien van het merk gebruik wordt gemaakt op een wijze die niet de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder (of diens licentienemers) en de partij die de waren verder verhandelt, bijvoorbeeld indien door verwijdering van het merk en/of aanvullende etikettering van de waren, na de reparatie duidelijk is dat de reparatie niet is verricht door of met toestemming van de merkhouder of een licentienemer van deze?

(b) Komt daarbij betekenis toe aan het antwoord op de vraag of het merk op eenvoudige wijze kan worden verwijderd, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de technische deugdelijkheid of praktische bruikbaarheid van de waren?

4) Is voor de beantwoording van de voorgaande vragen van belang of het gaat om een collectief merk onder de GMVo en zo ja, in welk opzicht?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Viking Gas/Kosan Gas (C-46/10)

Specifiek beleidsterrein: EZK