C-183/21 Maxxus Group

Prejudiciële hofzaak  

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:     24 mei 2021
Schriftelijke opmerkingen:                     10 juli 2021

Trefwoorden : merkenrecht; intellectueel eigendom

Onderwerp :

Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten;

Feiten:

Verzoekster vordert doorhaling van twee Duitse merken van verweerster wegens vervallenverklaring door niet-gebruik. Verzoekster handelt in sporttoestellen en - uitrusting, massageplaten, massagestoelen en barbecues. Zij is houdster van zowel het Duitse merk als het Uniemerk MAXXUS. Verweerster is de moedermaatschappij van de Globus-Gruppe St. Wendel. Tot deze groep behoren verschillende vennootschappen die in Duitsland naast 46 grote zelfbedieningswarenhuizen ook drankenhandels, bouw- en elektromarkten en andere speciaalzaken exploiteren. Verweerster staat de tot deze groep behorende vennootschappen toe om gebruik te maken van haar merken (MAXUS). Bij de inschrijving van de merken MAXXUS van verzoekster had verweerster aanvankelijk oppositie ingesteld. Verzoekster stelde dat verweerster het merk MAXUS niet gebruikte op een wijze die de verkregen rechten in stand hield. Verweerster heeft de oppositie vervolgens ingetrokken. Op 29-07-2019 heeft verzoekster het Deutsche Patent- und Markenamt (octrooien merkenbureau) verzocht om doorhaling van beide in geding zijnde merken wegens verval. Verweerster stelt dat het merk MAXUS in de tot de Globusgroep behorende zelfbedieningswarenhuizen wordt gebruikt om verschillende warengroepen in het standaardassortiment aan te duiden. Verder wordt het merk tijdelijk gebruikt voor acties, zoals merchandisingartikelen bij voetbalevenementen.

Overweging:

Het verzoek om een prejudiciële beslissing ziet op de uitlegging van de merkenrichtlijn(en) met betrekking tot nationale vervallenverklaringsprocedures wegens niet-gebruik van nationale merken. In het arrest in de gevoegde zaken C-720/18 en C-721/18 heeft het Hof vastgesteld dat de bewijslast in dergelijke procedures op de merkhouder rust. Naar het oordeel van de verwijzende rechter is de aangehaalde rechtspraak van het Bundesgerichtshof in het licht van dat arrest niet meer houdbaar wat de bewijslast betreft. Niettemin is de vraag onbeantwoord of het nationale recht kan blijven vasthouden aan een stelplicht voor de verzoekende partij. In casu rijst de vraag of aan de verzoekende partij een primaire stelplicht – of in ieder geval een secundaire stelplicht, nu de verwerende partij in kwestie reeds tamelijk uitvoerig heeft betoogd dat er sprake is van gebruik, – kan worden opgelegd.

Prejudiciële vragen:

Moet het Unierecht, in het bijzonder de merkenrichtlijnen, dat wil zeggen richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299/95 van 8 november 2008), met name artikel 12, respectievelijk richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 336/1 van 23 december 2015), met name de artikelen 16, 17 en 19, aldus worden uitgelegd dat de nuttige werking van deze bepalingen zich verzet tegen een uitlegging van het nationale procesrecht, volgens welke

1) aan de verzoekende partij in een civiele procedure strekkende tot vervallenverklaring en doorhaling van een ingeschreven nationaal merk wegens niet-gebruik een van de bewijslast te onderscheiden stelplicht wordt opgelegd, en

2) in het kader van deze stelplicht de verzoekende partij ertoe wordt verplicht,

a. voor zover dit voor haar mogelijk is, in een dergelijke procedure een gesubstantieerd betoog inzake het niet-gebruik van het merk door de verwerende partij te voeren en

b. daartoe een eigen marktonderzoek te verrichten dat passend is gelet op de vordering tot doorhaling en de specifieke aard van het betrokken merk.

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-610/11 P Centrotherm; C-217/13 en C-218/13, Oberbank AG e.a.; C-720/18 en C-721/18, Ferrari SpA;

Specifiek beleidsterrein: EZK