C-396/23 en C-437/23 LEGO Juris e.a.

Gevoegde prejudiciële zaken

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement: 7 september 2023
Schriftelijke opmerkingen:                    24 oktober 2023    

Trefwoorden: merkenrecht, intellectueel eigendom, herkomstaanduidende functie van het merk

Onderwerp:

•            Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten: overweging 18 en artikel 10, lid 2, onder b), en lid 3, onder c);

•            Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad: artikel 17, lid 1;

•            Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk: artikel 130, lid 1;

•            Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten: artikel 3, leden 1 en 2.

De gestelde prejudiciële vragen, feiten en motivering in de zaken C-396/23 en C-437/23 zijn identiek.

Feiten:

Verzoekster is houder van de Hongaarse nationale merken die worden beschermd en algemeen bekend staan als Legoblokjes. De bescherming van het merk omvat „spellen en speelgoederen” als bedoeld in klasse 28 van de Overeenkomst van Nice. Verweerster was voornemens modulair bouwspeelgoed in Hongarije in te voeren. Dit plastic bestaat uit elementen die lijken op Legoblokjes. De belasting- en douanedienst van Hongarije was van mening dat deze waren waarschijnlijk inbreuk maakten op de intellectuele-eigendomsrechten van verzoekster. Om die reden heeft die autoriteit de waren op grond van artikel 17, lid 1, van verordening nr. 608/2013 aan het optreden van de douaneautoriteiten onderworpen totdat is vastgesteld of de waren inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten van verzoekster.

Teneinde de douanemaatregel te handhaven en onder meer de rechten te laten gelden die krachtens de merkenwet voortvloeien uit de bescherming van het nationale merk, heeft verzoekster de rechter verzocht om door middel van een voorlopige maatregel te gelasten dat de waren waarop het gebruik zonder toestemming van het nationale merk betrekking heeft, worden vastgehouden. Dit heeft de hoogste rechterlijke instantie van Hongarije bevestigd. Verzoekster heeft haar verzoekschrift ingediend met betrekking tot de vaststelling van bovengenoemde voorlopige maatregel.

Overweging:

Verzoekster is van mening dat de invoer van de betrokken waren onwettig is en dat de waren en onderdelen ervan inbreuk maken op haar merkrechten. Derhalve heeft zij eerst om voorlopige maatregelen verzocht en vervolgens het beroep wegens inbreuk ingesteld. Verweerster stelt dat verzoekster alleen van mening is dat bepaalde elementen van het door verweerster ingevoerde speelgoed met het beschermde element kunnen worden verward en dat alleen die elementen een inbreuk vormen.

De verwijzende rechter concludeert dat in Hongarije een jurisprudentieel criterium tot stand is gebracht volgens hetwelk sprake is van merkinbreuk in geval van invoer zonder toestemming van waren waarbij het merk wordt gebruikt door middel van een of enkele onderdelen van uit meerdere elementen samengesteld bouwspeelgoed dat in een gesloten doos in de handel wordt gebracht, en door middel van een axiometrische voorstelling in de bouwinstructies van deze elementen, ongeacht het feit dat het merk niet op de verpakking van de betrokken waar voorkomt en er geen andere verwijzing naar verzoekster, die merkhouder is, is aangebracht. De verwijzende rechter is er niet volledig van overtuigd dat dit jurisprudentieel criterium in overeenstemming is met het Unierecht.

De verwijzende rechter werpt de principiële vraag op of afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan de herkomstaanduidende functie van het nationale merk dat de voorstelling van een bouwelement beschermt, wanneer het merk helemaal niet is weergegeven op de verpakking van de waren of wanneer het hoogstens herkenbaar is in de gebouwde set die op de verpakking is afgebeeld en wanneer de gemiddelde consument dit teken, dat met het merk kan worden verward, pas kan opmerken – hetzij als bouwblokje, hetzij als voorstelling ervan in de bouwinstructies – nadat hij de gesloten verpakking heeft geopend. Volgens de verwijzende rechter kan het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik van het merk niet worden geacht te voldoen aan de functie om bepaalde waren van andere te onderscheiden. Mocht dit zo zijn dan kan de merkhouder krachtens artikel 12, lid 2, onder b), van de merkenwet niet optreden tegen dit gebruik of tegen de importeur van deze waren.

Daarnaast moet de verwijzende rechter rekening houden met de omstandigheid dat het gebruik van het merk doorgaans beperkt is tot een of enkele onderdelen van uit meerdere elementen samengesteld bouwspeelgoed, terwijl dit speelgoed tientallen of zelfs grotere hoeveelheden andere onderdelen bevat die geen merkinbreuk vormen, die van hetzelfde type zijn en dezelfde functie hebben als de onderdelen die een merkinbreuk vormen, en die technisch gelijkwaardig zijn aan die inbreukmakende onderdelen. De bijzonderheid van de in het hoofdgeding te onderzoeken omstandigheden is dus gelegen in het feit dat het bestreden gebruik van het teken niet de waar in zijn geheel betreft, maar slechts een of enkele onderdelen ervan, en dat het aandeel van deze onderdelen in de hele set doorgaans zeer gering is. Op basis daarvan rijst de vraag of de merkhouder op grond van artikel 10, lid 2, onder b), van richtlijn 2015/2436 ten aanzien van de gehele waar kan optreden tegen de merkinbreuk. De verwijzende rechter wenst te vernemen of de waar, indien slechts één afzonderlijk onderdeel ervan inbreuk maakt op het merk, in zijn geheel moet worden geacht inbreuk te maken op het merk en of verzoekster gerechtigd is te vorderen dat de waar in zijn geheel wordt verboden

Ook wenst de verwijzende rechter te vernemen hoe ruim zijn beoordelingsvrijheid is om aan de vorderingen van de merkhouder tegemoet te komen en, in het bijzonder, of hij deze kan afwijzen. Uit de bepalingen van richtlijn 2004/48, in het bijzonder artikel 3, leden 1 en 2, valt eventueel af te leiden dat een dergelijke beoordelingsbevoegdheid zou kunnen bestaan. Het staat buiten kijf dat tegenover deze beoordelingsbevoegdheid de plicht van de verwijzende rechter staat om de merkhouder bij te staan bij de handhaving van zijn intellectuele-eigendomsrechten en om te voorkomen dat de rechtspraktijk in wezen leidt tot een uitholling van de uit de merkbescherming voortvloeiende exclusieve rechten.

Prejudiciële vragen:

1. Staat het Unierecht in de weg aan het jurisprudentiële criterium van een lidstaat volgens hetwelk sprake is van inbreuk op het merk dat de quasifotografische voorstelling van een van de bouwelementen van het bouwspeelgoed beschermt, in geval van gebruik zonder toestemming van het merk, zoals het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik, dat wordt gekenmerkt door het feit dat zich in de gesloten verpakking van het bestreden modulaire bouwspeelgoed een bouwblokje (hierna: „onderdeel”) kan bevinden waarvan de vorm kan worden verward met de voorstelling van het door het merk beschermde bouwblokje, alsmede bouwinstructies waarin dit onderdeel zodanig is weergegeven dat verwarring met het merk mogelijk is, terwijl noch de voorstelling van het door het merk beschermde bouwblokje noch het teken dat daarmee kan worden verward, op de buitenzijde van de gesloten verpakking van het bouwspeelgoed voorkomen of er slechts gedeeltelijk op voorkomen, en geen enkel ander element van de verpakking naar de merkhouder verwijst?

2. Indien het hierboven beschreven gebruik van het merk moet worden beschouwd als gebruik waartegen de merkhouder kan optreden krachtens artikel 10, lid 2, onder b), van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet deze bepaling dan aldus worden uitgelegd dat de merkhouder kan vorderen dat de invoer in het land van de waar die uit het bouwspeelgoed in zijn geheel bestaat, wordt stopgezet en dat daartoe de vasthouding van deze waar wordt gelast, ook al geschiedt het gebruik van het merk alleen door middel van een of enkele onderdelen van het bouwspeelgoed – die van de waar kunnen worden onderscheiden en technisch gelijkwaardig zijn aan andere onderdelen – en door middel van de voorstelling van deze onderdelen in de bouwinstructies?

3. Indien het Unierecht aldus moet worden uitgelegd dat de merkhouder vorderingen kan instellen ten aanzien van de waar in zijn geheel, ook wanneer het gebruik van het merk geschiedt door middel van een of enkele LEGO JURIS 3 onderdelen van het bouwspeelgoed – die van de waar kunnen worden onderscheiden en technisch gelijkwaardig zijn aan andere onderdelen – en door middel van de voorstelling van deze onderdelen in de bouwinstructies, staat het Unierecht er dan aan in de weg dat een rechterlijke beoordelingsbevoegdheid wordt erkend op grond waarvan de nationale rechter, gelet op de gedeeltelijke aard van een inbreuk die slechts betrekking heeft op een of enkele onderdelen die zich in een gesloten verpakking kunnen bevinden, de geringe ernst en omvang van de inbreuk ten opzichte van de waar in zijn geheel en de belangen in verband met een onbelemmerde handel in bouwspeelgoed dat grotendeels onbetwist is, beslist de verdere invoer van het bouwspeelgoed in het land niet te verbieden en daartoe het verzoek om voorlopige maatregelen strekkende tot vasthouding van het bouwspeelgoed afwijst?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Lego Juris/BHIM, C-48/09 P; Anheuser-Busch, C-245/02;  Arsenal Football Club, C-206/01; Céline, C-17/06; Google France en Google, C-236/08 tot en met C-238/08.

Specifiek beleidsterrein: JenV, EZK