C-466/20 HEITEC  

Contentverzamelaar

C-466/20 HEITEC  

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:     1 december 2020
Schriftelijke opmerkingen:                     17 januari 2021

Trefwoorden : uniemerk; merkenrecht;

Onderwerp :

-           Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten;

-           Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk;

Feiten:

Verzoekster is houdster van het op 04-07-2005 ingeschreven Uniewoordmerk „HEITEC” (vanaf 13-07-1991 aangevraagd). Tegen de beslissing van 05-06-2018 van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) om dit merk door te halen wegens niet-gebruik heeft verzoekster beroep ingesteld. Het hoger beroep is aanhangig bij het Gerecht (zaak T-520/19). Eerste verweerster, waarvan tweede verweerder bedrijfsleider is, is op 16-04-2003 als firma HEITECH Promotion GmbH ingeschreven in het handelsregister en gebruikt sindsdien deze handelsnaam. Zij is houdster van het Duitse woord- en beeldmerk „HEITECH PROMOTION”, en van het Unie woord- en beeldmerk „HEITECH” (deze merken worden sinds 2004, resp. 2009 daadwerkelijk gebruikt). Bij brief van 29-11-2004 heeft eerste verweerster aan verzoekster verzocht om het sluiten van een afbakeningsovereenkomst en een overeenkomst inzake oudere rechten. Verweerster werd daarentegen in gebreke gesteld wegens het gebruik van het merk HEITECH. Verweerster verzocht wederom om een afbakeningsovereenkomst waarna verzoekster stakingsvorderingen voor het gebruik van de merk(tekens) instelde. De rechter in eerste aanleg heeft verzoeksters vordering toegekend. In hoger beroep werd verzoekster in het ongelijk gesteld. Met haar beroep tot Revision handhaaft verzoekster haar vorderingen. De verwerende partijen concluderen tot verwerping van het beroep tot Revision.

Overweging:

Vanuit Unierechtelijk oogpunt is voor de uitkomst van het beroep tot Revision van belang of de door verzoekster aangevoerde – en door de verwijzende rechter als reëel beschouwde – aanspraken wegens schending van haar Uniemerk zijn verwerkt overeenkomstig §21 MarkenG alsmede artikel 54 artikel 111(2) van verordening 207/2009. In dat verband rijzen er vragen over de uitlegging van artikel 9 leden 1 en 2 van richtlijn 2008/95 alsmede van artikel 54 leden 1 en 2 en artikel 111(2) van verordening 207/2009.

Prejudiciële vragen:

1. Kan gedogen in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95/EG alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en  artikel 111, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 niet alleen worden uitgesloten door een bij een autoriteit of een rechter in te stellen beroep, maar ook door een handelwijze zonder dat daarbij een autoriteit of een rechter wordt ingeschakeld?

2. Indien de eerste prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord: vormt een ingebrekestelling waarmee de houder van het oudere teken vóór de inleiding van een gerechtelijke procedure, van de houder van het jongere teken staking van het gebruik van het teken en het overeenkomen van een boetebeding bij overtreding vordert, een handelwijze die gedogen in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95/EG alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 uitsluit?

3. Is, in geval van een beroep in rechte, voor de berekening van de gedoogtermijn van vijf jaar in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95/EG alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 de instelling van het beroep bij de rechter van belang of de betekening aan de verweerder? Is het in dat verband van belang dat de betekening van het beroep aan de verweerder door toedoen van de houder van het oudere merk is vertraagd tot na de afloop van de termijn van vijf jaar?

4. Omvat de rechtsverwerking volgens artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95/EG alsmede volgens artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 naast aanspraken tot staking, bijvoorbeeld ook aanspraken op schadevergoeding, het verstrekken van inlichtingen en de nietigverklaring van van het merkrecht afgeleide rechten?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-482/09;

Specifiek beleidsterrein: EZK; JenV